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商标法上商标使用概念的统一及其制度完善
王太平,广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院{教授}

一、问题的提出

商标使用是商标法上最重要的基本概念。没有商标使用,商标就不可能形成。没有商标使用,商标权就难以维持。没有商标使用,商标侵权就难以构成。可以说,商标使用是“商标法的基本结构性原理”, [1]“对于商标法的构造具有原理上的重要性”。[2]

新世纪以来,鉴于对网络时代商标权扩张的担心,商标使用被作为限制商标权扩张的工具而成为商标法研究的热点。[3]在国外,商标使用研究集中于商标使用是否为商标侵权的前提条件,肯定[4]和反对意见[5]皆有,至今争论无果。在我国,商标使用主要在商标注册中的在先商标权(益)制度、撤销连续三年不使用注册商标制度、商标侵权构成制度等三种制度背景下进行研究,争论比国外更为复杂和激烈,主要体现在两个方面:一是商标使用是否为商标侵权的构成条件。就此问题,存在着多种观点:①商标使用为商标侵权的前提条件;[6]②商标使用为商标侵权的构成条件;[7]③商标使用是以“非商标使用”的商标侵权抗辩的形式发挥作用的;[8]④完全否定商标使用为商标侵权的构成条件。[9]二是商标权取得、商标权维持和商标侵权构成制度中的商标使用是否为相同概念。就此问题:一种观点认为应该区分商标形成意义上的商标使用与商标侵权判断意义上的商标使用;[10]另一种观点则基本坚持统一的商标使用概念。[11]

商标使用的上述争议和分歧直接映射于商标司法实践。就商标使用是否为商标侵权的前提条件,不同法院意见不同,典型代表是天津市高级人民法院和四川省高级人民法院各自发布的《商标侵权纠纷审理指南》,天津市高级人民法院不仅将商标使用作为商标侵权构成的条件,而且作为首要条件。同时,还将非商标使用抗辩作为商标侵权的抗辩事由。商标使用事实上被双重考虑。四川省高级人民法院并未将商标使用作为商标侵权的构成条件,而仅将“不构成商标性使用”作为商标侵权的抗辩事由之一,商标使用仅以“不构成”的方式成为侵权抗辩事由。就商标权取得、商标权维持和商标侵权构成制度中的商标使用是否相同,司法裁判也存在着相当大的分歧,典型体现在涉外定牌加工行为的定性上,多数法院认为在商标侵权构成和商标权取得制度中涉外定牌加工行为不构成商标使用,[12]但在商标权维持制度中涉外定牌加工行为是否构成商标使用却存在着不同的意见,一种类型的判决认为涉外定牌加工构成商标权维持制度中的商标使用,[13]而另一种类型的判决则持相反意见,[14]同一涉外定牌加工行为不仅在不同制度中存在着不同定性,甚至在同一制度中同一法院的不同判决中也存在着截然相反的定性。

国内外商标使用学术研究的争论在很大程度上是对商标使用概念认识不清所致。如美国商标法规定了“商业中使用”(use in commerce),赞成商标使用为商标侵权的前提条件的学者往往将“商业中使用”解释为“商标使用”, [15]而反对商标使用为商标侵权的前提条件的学者则反对将“商业中使用”解释为“商标使用”。[16]我国商标使用的争论和司法上存在不同做法的重要原因同样是对商标使用概念的不同理解。我国《商标法》第48条的确规定了“商标的使用”,但和日本、韩国以及我国台湾地区商标法将“商标的使用”规定于总则不同,我国《商标法》是在第49条的撤销连续三年不使用注册商标制度之前规定商标使用的,尽管《商标法》第6章是“商标使用的管理”,适用于全部商标使用行为,但商标法对商标使用的管理主要针对商标权人的商标使用行为,并不针对商标侵权行为,将本应仅适用于商标权维持制度的商标使用适用于商标侵权构成制度是否恰当不无疑问,[17]而商标使用的争论激烈与做法各异也就毫不奇怪了。

商标使用的激烈争论影响着商标法理论的自洽,而司法实践的不同做法则严重地影响着商标法制的统一和司法的确定性与权威。由于商标法不同制度的制度目的不同,商标使用在不同制度中的地位和作用有所不同是正常的。但问题是,基于法律的形式理性的要求,同一概念在同一法律部门内部都应当尽可能保持含义的一致,立法者在同一文本中应该对同一词语规定同一的意义。[18]因此,商标法中的商标使用概念应该尽可能是统一的,[19]不同制度中商标使用的地位和作用的差异可以通过不同的制度构造来体现,而不是在各个具体制度中采用不同的商标使用概念。事实上,只有采用统一的商标使用概念才能满足商标法的形式理性要求,保证商标司法的确定性与可预测性,维护司法权威。本文从商标使用的本体论和目的论出发,在对商标使用进行比较法分析的基础上界定统一的商标使用概念,并提出我国商标法相关制度完善的建议,以求教于同仁。

二、商标使用的本体论与目的论

法学方法论的研究表明,构造法律概念时通常是“基于某种目的性的考虑(规范意旨),就其对该对象所已认知之特征加以取舍,并将保留下来之特征设定为充分而且必要”,而“把其余之特征一概视为不重要”。[20]该法律概念所反映的对象所已认知的特征就是“事物性质之本身”,是一种“令人非同意不可的不可辩驳的力量”, [21]对法律概念具有决定性影响,规范意旨则是该法律概念的立法目的,影响着法律概念的运行方向。因此,要建立统一的商标使用概念,必须既把握本体意义上的商标使用的具体过程和构成要素,为商标使用概念的统一提供扎实的本体论基础,同时还需要把握商标使用的规范意旨,为商标使用概念的统一提供有力的价值论基础。

(一)商标使用的具体过程

商标是商品的标志,是一种商标标志与商品信息统一体的符号。然而,商标不是天然存在的,只有经过使用,在消费者头脑中商标标志与商品信息才能联系起来,商标才能最终形成,厂商与消费者之间才可能形成以商标为代码的通信系统。在商标形成之后,厂商在自己的商品上使用商标向消费者传递商品信息,而消费者则利用商标来了解商标商品,进行购买和消费决策。因此,商标使用事实上以两种形式存在着,有两个阶段,即促使商标形成的商标使用和商标形成之后利用商标进行商品信息传递的商标使用。

1.促使商标形成的商标使用

在消费者头脑中,商标标志与商品信息之间的联系是一个复杂而长期的过程,首先是在单个消费者头脑中的联系,其次是在数量上具有商业意义的消费者头脑中的联系,只有商标标志和商品信息在数量上具有商业意义的消费者头脑中最终联系起来,商标才算真正形成。具体过程如下:

首先是商标命名。在商标命名之前,厂商只是生产或者意图生产某种商品,这种商品还没有商标,是一种没有“名称”无法称呼的商品。只有厂商为商品选定了商标,这种商品才成为商标商品,才可以被称呼。由于商标由商标标志和商品信息构成,商标命名也包括这两方面内容:一是选择商标标志。厂商通常根据自己的商品的物理和精神特征来选择商标标志。当然,商标标志不能采用商品的描述性标志、通用性标志以及法律禁止使用的标志。二是确定商标标志所欲使用的商品的具体类别。不同的企业商标策略不同,商标标志所使用的商品类别也不同。

其次是商标商品提供。商标命名之后,厂商就可以在商品上贴附商标并向市场提供商标商品,包括直接销售商标商品和广告宣传等辅助商业活动。商标商品提供是商标真正形成的第一步,因为商标产生是一个分两步走的过程:一是生产者在产品上贴附一个标志,二是公众(消费者)把这个标志与产品联系起来。[22]仅仅进行商标命名而不提供商标商品,商标就永远不能到达消费者那里,消费者就不可能把这个标志与商品联系起来,商标标志和商品信息就不可能在消费者头脑中联系起来。

第三是消费者了解、购买和消费商标商品。要形成商标即在消费者头脑中使商标标志和商品信息联系起来,就必须让消费者最终“接触”商标商品,只有能够“接触”商标商品,消费者才可能了解商标商品的信息,才可能在头脑中将商品信息和商标标志联系起来。因此,只有商标商品开始和消费者“接触”,商标才可能开始形成。消费者“接触”商标商品的途径不只是购买和消费,也包括通过广告宣传了解商标商品。当然,购买和消费是消费者“接触”而深入了解商标商品并在头脑中将商品信息和商标标志联系起来的最直接有效的途径。消费者“接触”商标商品之后就可以了解商标商品的信息,由于商标标志是商标商品最“显眼”的独有标记,商标商品的信息和商标标志在消费者头脑中就会慢慢地联系起来。随着“接触”商标商品的消费者的增多,商标商品的信息和商标标志就会在越来越多的消费者头脑中联系起来,直到商标商品的信息和商标标志在具有商业意义数量的消费者的头脑中联系起来,商标就最终形成了。

2.商标形成之后的商标使用

在形成之后,厂商与消费者之间就形成了一个包括商标的商品信息通信系统,厂商就可以用商标向消费者传递商品信息。尽管此时商品的普通名称、商品成分表等分析性方式仍然能够帮助厂商向消费者传递商标商品信息,但由于商标能够传递分析性方式无法传递的不可观察信息,商标成为向消费者传递商品信息的最主要工具,商标使用成为真正的商标使用。此时,商标使用过程本质上就是厂商利用商标向消费者传递商品信息的过程,具体过程参见下图1。

  

  图1  厂商利用商标向消费者传递商品信息的具体过程

首先,将商品信息用商标编码为商标化的商品信息。商品信息尤其是对于建立竞争优势至关重要的不可观察信息,是无影无形的,难以被消费者直接掌握;只有利用商标将抽象的无影无形的商品信息编码为消费者能够掌握的形象的商标化商品信息才能得以正常传递。

其次,将编码好的商标化商品信息通过信道从厂商传递到消费者。这里传递商标化商品信息的信道大体上可以包括商标商品的交易、商品的交易文书、商品的广告宣传、展览、互联网、通讯网络等电子媒体或者其他媒介,等等。

第三,将商标化商品信息译码为商品信息。消费者接收到商标化商品信息之后,通过商标把商标化商品信息译码为商品信息。译码和编码的过程“方向正相反,本质上是同一个过程”。[23]因此,仅仅将其商品命名为某商标是不够的,这种命名还必须让消费者认识到,只有消费者认可的商标和厂商命名的商标一致,消费者才能译码,通信才能正常进行。

需要注意的是,即便在形成之后,商标也不是固定不变的,不仅商标标志与商品信息在已有消费者的头脑中的联系会随着商标使用而不断变化,而且随着商标的使用,也会有更多的新的消费者购买和消费商标商品,商标标志和商品信息会在更多的新消费者的头脑中联系起来,商标的影响日渐扩大。

(二)商标使用的构成要素

商标是一种符号,商标使用本质上是一种符号过程。在符号学上,符号过程通常包括符号能指、符号所指的对象、符号使用的主体、主体的意图或者目的以及情境等。[24]结合符号学理论的符号过程和以上商标使用的具体过程,我们可以归纳出商标使用的构成要素。

1.商标使用的主体要素

厂商是商标使用的最主要的主体要素,贯穿商标使用始终。一方面,商标符号的能指即商标标志是由厂商选择的。商标命名主要是由厂商进行的,而“在大多数……符号系统中,‘语言’不是由‘说话的大众’而是由决策集团制定的”。[25]当然,个别情况下商标也可以由消费者命名,比如著名的“伟哥”“索爱”“陆虎”等商标,这些商标就是公众命名而不是厂商命名的结果。另一方面,商标商品是厂商提供的。商标是商品的标志,仅仅有商标标志而没有商品不可能有商标,而厂商是商品的生产者,离开厂商就没有商品,从而也不会有商标。可以说,没有厂商的命名,就不会有商标标志,没有厂商的生产,就不会有商标商品的提供,缺一不可。

和厂商一样,消费者也是商标使用的主体,是商标使用的构成要素。对于商标形成的商标使用来说,厂商是商标使用的发起者,而消费者则是商标使用的最终目标。因为这种商标使用的最终目的是促使商标形成,而商标是否形成的最终决定和判断主体是消费者,因此,仅仅厂商选定商标标志并用于商品是不够的,只有商标标志和商品信息在消费者头脑中联系起来,商标才算最终形成。因此,商标形成的商标使用的最终目标是让消费者能够认识商品信息并将所认识的商品信息“蕴含”于商标标志。对于商标形成之后的商标使用来说,厂商是以商标为代码的通信系统的信源,是通信的起点,而消费者则是该通信系统的信宿,是通信的终点。

不管是商标符号的商标意义还是非商标意义,绝非仅仅是厂商使用的结果,在很大程度上也是公众“创造”的结果。“商标不是由包装内的物品的生产/销售创作的,而是由作者和公众的共同解释性事业创作的。”[26]“生产者和消费者都是(商标的)共同作者。”[27]尽管商标符号的商标意义是以厂商为主塑造的,但厂商并不是任意塑造的,不能完全脱离消费者。比如为应对百事可乐的竞争,可口可乐公司曾更改配方和品牌,推出名为“coke”的新配方可乐,并宣布传统的可口可乐品牌将永久退出市场。尽管盲品显示新可口可乐口感胜过传统可口可乐,但消费者并不买账,极力要求可口可乐恢复老口味。于是推出新可乐仅3个月的可口可乐公司不得不以“经典可口可乐”品牌名称恢复可口可乐品牌和配方。[28]这一案例准确地反映出消费者对于商标使用和品牌塑造的巨大影响。除商标意义之外,随着商标的使用,公众还可能赋予商标符号以非商标意义的新意义。比如“Google”作为动词的网上搜索意义就不是谷歌公司努力追求的结果,而是因社会公众的使用产生。事实上,不管是商标意义还是非商标意义,商标符号的意义在很大程度上是厂商和社会公众共同作用的结果。“商标所附联想和意义的丰富性并不仅仅属于商标所有人;相反,它是商标所有人和消费者共同努力的结果。消费公众经常给商标赋予不同的隐含意义,有时与商标所有人传达的广告信息既不相同也不相关。因此,普通公众在社会和文化话语中使用商标的权利,也可以被看作是公众自己对伴随特定商标符号的复杂意义和隐含意义的联系所作的贡献。”[29]

2.商标使用的对象要素

商标使用的对象显然是商标,而商标是商标标志和商品信息的统一体。“商标不是一个单词或图案,而是一个物体与一个标志的联系。”[30]因此,商标使用的对象要素包括两个方面:一是商标标志,二是这种商标标志必须和商品直接相关。与商品提供无关的单纯的商标标志的使用不是商标使用,仅仅提供商品而不使用商标标志也不是商标使用,商标使用中商标标志和商品两个要素缺一不可。

由于商标不是天然存在的,商标形成之后也不是固定不变的,商标标志和商品这两个因素在商标使用中的表现形态有所不同。在商标形成之前,即便厂商已经以贴附等物理方式将商标标志和商品联系了起来,但此时在消费者看来商标标志和商品信息是相互分离的,在消费者头脑中商标标志和商品信息尚未联系起来。商标标志和商品信息在消费者头脑中的联系是随着贴附有商标标志的商品的购买和消费而形成的,即随着购买和消费的进行,消费者渐渐地了解贴附有商标标志的商品的信息,渐渐地将这种商品信息“装入”商品上最显眼的商标标志,从而商品信息和商标标志得以在消费者头脑中联系起来,商标最终形成。商标标志和商品信息在头脑中的联系是反复的购买和消费行为的结果,其前提条件是商标标志必须和商品有紧密的联系,不管是消费者的购买还是消费行为。在商标形成之后,商标标志和商品信息已经在消费者头脑中联系起来。此时,无论在厂商还是消费者看来,商标使用就是利用商标标志传递商品信息,厂商利用商标标志向消费者传递商品信息,消费者可以利用商标标志了解商品信息,商标标志和商品仍是商标使用的两个不可或缺的要素。

3.商标使用的主观目的与客观环境

商标使用是主体的一种有意识的行为,因此必然是有目的的。商标使用的主观目的也就是商标使用主体要用商标达到什么样的目标。在性质上,厂商是营利性的企业,而“企业获利之道就是‘使顾客满意’”。[31]商标使用是厂商使顾客满意的重要方法:一方面,厂商通过商标使用将其商品信息“蕴含”于商标之中,便于利用商标向消费者传递商品信息,便利消费者消费决策;另一方面,厂商也通过商标使用将其企业的精神、文化等无形要素注入商标,将经营的重心“从产品的属性、利益逐渐转移到价值、文化、个性等文化范畴”, [32]满足消费者对符号消费的需求。因为“现代消费社会一个新的特点是从‘物的消费’过渡到‘符号消费’,即从重视对物消费的功用性逐渐转到重视物消费所具有的象征意义……因此,人们消费的不是被消费对象的物质性,而是它的社会意义。被消费的东西,与其说是物品,不如说是社会关系本身,它成为一个人在消费时社会地位和身份的标志”。[33]因此,厂商商标使用的主观目的就是营销,即“识别并满足人类和社会需要”。[34]商标使用主体也包括消费者,因此商标使用的主观目的还包括消费者的主观目的。和厂商商标使用的目的相对应,消费者使用商标的目的包括两个方面:一是利用商标获取商品信息,便利消费决策;二是通过使用商标,彰显自己的地位和身份。

作为主体的一种行为,商标使用必定是在一定的客观环境下进行的,“商标不是孤立解释的,而是始终处于语言语境中”, [35]“我们对商标的使用是在特定环境下进行的”。[36]脱离了具体的客观环境,不仅无法确定商标使用的性质,也不能保证商标使用的效果。商标使用的客观环境就是商标商品相关的全部市场现实,大到政治、经济、技术、文化,小到商品类型、营销渠道、市场竞争状况等均属之。

(三)商标法的两种观念与商标使用的制度目的

鉴于商标使用在商标法构造中的重要性以及商标法的立法目的对商标使用的决定作用,探究商标使用的制度目的必须从商标法的整体构造着手。本文认为,有两种基本观念支配着商标法的构造。一种是商标法的通信观念。商标法的通信观念是由商标的通信或者信息论本质决定的,商标本质上是一种通信工具,“商标给消费者提供了一种区分市场上的竞争商品的便利而必需的工具”, “通过识别商品来源向消费者提供他们需要的信息以满足其对特定产品的需要”, “是消费者组织产品或服务信息的手段”。[37]正因为商标的这种通信本质,无论是商标显著性等商标权取得制度还是商标侵权构成制度,商标法的主要制度均以形成或者维护厂商与消费者之间以商标为核心的通信系统为最终目标和基本特征。[38]因此,通信是商标法的基本观念之一,决定了商标法以形成和维护厂商与消费者之间的商标通信系统为目标的基本特征。另一种是商标法的符号利益分配观念。商标符号所携带的意义不仅仅是商标意义,商标符号传递的信息也不只是厂商所欲传递的商品信息,商标和社会文化本就有着与生俱来的紧密联系,而现代商业和消费社会的发展又大大地改变了商标,商标已经不再仅仅是识别商品来源的商业符号和营销工具,而是渐渐地成为商品不可或缺的一部分和消费的对象,成为流行文化的一部分,已经成为一种商业和社会文化的“混合语”。[39]以“苹果”手机商标为例,“苹果”虽经苹果公司的使用而渐渐具有了“苹果”手机等电子产品的商标意义,但“苹果”二字原本却是社会文化中早就有的词汇。即便是臆造词商标,如“Google”,它在日常语言中并不存在,最初的确仅仅代表谷歌公司提供的搜索服务,但随着人们的使用,“google”一词产生了新的意义,现在还具有“尤其是用Google搜索引擎在网上搜索信息”的动词意思。[40]商标符号的每一重意义均蕴含着相关主体的信息交流利益,商标符号的多重意义意味着商标符号的多重利益。苹果公司当然可以利用其“苹果”商标推销产品,而公众则需要利用“苹果”描述蔷薇科植物和水果及相应产品,离开“苹果”二字,相关社会公众就无法描述相应的产品、服务、技术等。在这种情况下,要使商标发挥商品信息传递功能,还必须将商标符号的商标意义和其他意义在商标所有人和其他主体之间进行分配,合理确定不同主体使用商标符号的不同意义的权利,以平衡商标所有人利益和其他主体的利益。因此,商标符号利益分配是商标法的另一基本观念,在一定程度上甚至可以说,商标符号利益分配观念是商标法的通信观念的基础和前提,决定了商标法在商标所有人和其他相关主体之间进行商标符号利益分配的基本特征。

商标法的通信观念和符号利益分配观念源于商标的本质,不仅决定着商标法的立法目的和商标法整体构造的基本特征,也对商标使用提出了直接要求,决定了其制度目的。一方面,商标使用是商标通信系统建立和维持的唯一途径。前述商标使用的本体论分析已经证明了这一点。另一方面,商标使用是商标法进行商标符号利益分配的重要方法。因为商标使用可以将商标符号的商标意义的利用和商标符号的其他意义的利用区分开来,是商标符号利益分配的重要方法。因此,商标法的通信观念和商标符号利益分配观念共同决定了,商标使用的制度目的就是直接促进商标通信系统的建立和维持,并将商标使用行为和其他标志使用行为清楚地区分开来,不仅恰当保护商标权和维护商标权人的合法权益,而且也确定公众使用商标符号的正当利益,维护社会公共利益。

三、商标使用的两种立法例与商标使用概念的统一

从世界各国或地区的商标法来看,尽管形式上存在着两种对立的立法例,但其商标使用概念实质上是统一的,所不同的只不过是具体制度安排而已。参考域外立法并结合商标使用的本体构造和制度目的,我们就可以科学地界定统一的商标使用概念。

(一)商标使用概念的两种立法例:实质统一的商标使用概念

世界各国或地区商标法大多规定了商标使用,按照商标使用在商标法不同制度中的地位与作用,从形式上看,大体上存在着两种对立的立法例:

第一种立法例是商标使用概念仅适用于商标权取得和维持制度,而商标侵权构成制度中则采用范围更宽的商业中使用或者贸易过程中使用的概念。在美国,《兰拉姆法》(Lanham Act)明确规定了“商业中使用商标”即商标使用概念,而商标权的产生则依赖于商标使用,商标只有在通常的贸易过程中使用之后才能进行联邦注册。不仅如此,为了维持商标权,商标使用必须是公开的、持续的,而不能是微不足道的,必须能够产生并维持该商标与某个单一来源的消费者联想。[41]不过,《兰拉姆法》规定的商标使用概念却并不适用于商标侵权构成。根据《兰拉姆法》第32条和第43条的规定,不管是注册商标还是未注册商标,商标侵权行为的对象并不需要是商标,而是比商标的范围要广得多的标志甚至商品描述。美国联邦第二巡回上诉法院曾在一个案件中明确指出:“国会无意将这个定义(商标使用)适用于《兰拉姆法》界定侵权行为的条款。相反,这个定义意图适用于规定适格注册和商标法保护条件时使用该短语的条款。”[42]在欧盟,尽管商标法采用的是注册取得商标权体制,但同样规定了商标使用,当商标注册人在异议程序中对他人在后的商标注册申请提出异议且该他人提出使用证明要求时,或者注册商标被他人以连续5年不使用而申请撤销时,商标注册人均必须证明商标使用。欧盟《审查指南》规定,使用的证明必须确立商标使用与相关商品和服务之间的清楚的联系,商标使用的关键是标志的使用必须和已经上市或者即将上市的商品或服务相联系,[43]即必须是商标使用。与美国相同的是,欧盟商标权维持的商标使用同样不适用于商标权的保护。因为根据《欧盟商标条例》第9条规定,被控商标侵权行为只要属于“标志使用”(use of a sign)即可,关键是“与商品和服务相关的使用”, [44]而并不要求商标侵权行为的对象是商标,不要求被控商标侵权行为必须是商标使用行为。

第二种立法例是在商标法总则规定商标使用概念且统一适用于商标权维持制度和商标侵权构成制度。采用注册取得商标权体制的我国台湾地区和日本商标法即其典型。在我国台湾地区,“商标法”总则第5条明确规定了商标使用概念,且这一商标使用概念统一适用于商标权的维持与商标侵权构成。我国台湾地区智慧财产局认为,无论是维持商标权的使用还是侵害商标权的使用均适用“商标法”第5条规定的商标使用。[45]在日本,《商标法》总则第2条第3款明确规定了商标使用的概念,且这种商标使用概念同样统一适用于商标权维持和商标侵权构成两种制度。[46]

尽管从形式上看世界各国或地区商标法的商标使用可以分为以上两种立法例,但深入分析却可以发现,这两种立法例的商标使用概念实质上并无差异。首先是商标权取得和维持制度中的商标使用。不管是欧美商标法还是日本和我国台湾地区商标法,关于商标使用的这两种立法例均明确要求标志的使用行为必须属于商标使用,[47]这是完全相同的。

其次是商标侵权构成制度中的商标使用。表面上看,世界各国或地区商标法的这两种立法例在商标侵权构成制度中的商标使用方面具有极大的差异。一种立法例不要求商标侵权行为必须是商标使用行为,如欧美商标法,而另一种立法例原则上要求商标侵权行为必须是商标使用行为,如日本和我国台湾地区商标法。这似乎意味着两种立法例在商标侵权构成制度中采用了不同的商标使用概念,即日本和我国台湾地区商标法的商标侵权构成制度中的商标使用,其范围宽于美国和欧盟商标法。但仔细分析欧美和日本、我国台湾地区商标法商标侵权行为的具体规定却可以发现,事实上很难说这两种立法例在商标侵权构成制度中采用了不同的商标使用概念,而只不过是利用不同的立法技术实现了对范围几乎相同的商标侵权行为的规制。具体来说,美国和欧盟商标法在商标侵权构成制度中采用了范围更宽的标志使用概念,从而不仅使得构成商标使用的行为构成商标侵权,而且还使得本质上并非商标使用但却非常可能给注册商标带来危害的其他标志使用行为亦构成商标侵权,而日本和我国台湾地区商标法则一方面直接规定构成商标使用的标志使用行为构成商标侵权,另一方面还通过拟制的方式将本质上并非商标使用但非常可能给注册商标带来危害的标志使用行为视为商标侵权。在日本,《商标法》第37条第1项规定的是构成商标使用的商标侵权行为,学者称为直接侵权行为,第37条第2项至第8项则将本质上不满足《商标法》第2条第3款规定的商标使用概念的使用行为拟制为商标侵权行为,学者则称为间接侵权行为,从而实现了对本质上并非商标使用的更宽范围的商标侵权行为的规制。[48]在我国台湾地区,其“商标法”第68条规定了商标使用的商标侵权行为,而第70条第2项和第3项则将本质上不属商标使用行为的制造、持有、陈列、贩卖、输出或输入商品或服务标签、吊牌、包装容器或与服务有关的物品拟制为商标侵权行为,从而实现了对本质上不属于商标使用的商标侵权行为的规制。[49]可以说,这两种立法例的商标侵权构成制度在规制商标侵权行为的效果上异曲同工,尽管表面上两种立法例在商标使用是否适用于商标侵权构成制度方面迥然有异,但却很难说两种立法例在商标侵权构成制度中采用了不同的商标使用概念。

事实上,从商标侵权的本质来看,可以说,两种立法例在商标侵权构成制度中实质上均采用了相同的商标使用概念,已经明确商标使用为商标侵权的前提条件的日本和我国台湾地区商标立法固然如此,表面上商标侵权不以商标使用为条件的美欧商标立法也并不否认商标使用在商标侵权中的重要性。美国商标法专家麦卡锡(J. Thomas Mc Carthy)认为,“‘商标使用’的法定条件在存在发生侵权的混淆可能性条件中是间接的和暗含的”,因为“要构成侵权,必定存在就来源、控制关系、附属关系或赞同关系混淆的可能性,这只能发生在潜在购买者面对着两个近似的标识且二者都被用作商标的情况下。也就是观察者面对着两个近似的标识,这两个近似的标识告诉观察者它们识别和区分某个单一来源。由于被告是模仿性的搭便车者,每一相互竞争的标识都不是用来识别一个单一来源而是两个不同的来源,从而导致观察者头脑中的混淆和欺骗。这就是商标侵权”。[50]也就是说,尽管商标法也规制本质上不构成商标使用的商标侵权行为,构成商标使用的商标侵权行为仍然是商标侵权行为的最主要内容。就这一点来说,即便是反对商标使用为商标侵权的前提条件的学者也是承认的。丁伍迪(Dinwoodie)和贾妮斯(Janis)教授认为,尽管一些非商标使用可能侵权,但这是例外。[51]麦克纳(Mc Kenna)教授则认为,“非商标使用——不指明来源、控制或从属关系——不仅不太可能引起混淆;从概念上讲,它也不可能造成《兰拉姆法》规定的可诉的那种混淆。”[52]当然,本文承认存在着不以商标使用为条件的商标侵权行为,尤其是我国商标法和日本商标法拟制的那些擅自制造、销售商标标识的行为、持有侵权商品的行为,等等。

(二)统一的商标使用概念之界定

从以上世界各国或地区商标法关于商标使用的两种立法例的分析来看,采用统一商标使用概念的日本和我国台湾地区商标法显然更值得借鉴,而在日本和我国台湾地区商标法中,日本《商标法》第2条第3款仅仅列举了构成商标使用的各种具体行为,却没有给出商标使用的概括式定义,而我国台湾地区“商标法”则给出了商标使用的概括式定义,是更为可取的。我国台湾地区“商标法”第5条不仅给出了商标使用的内涵式定义,而且列举了商标使用的行为,以“行销之目的”“足以使相关消费者认识其为商标”等为商标使用的要件。我国大陆地区商标法传统类似于日本和我国台湾地区商标法,《商标法》第48条规定同样给出了商标使用的概括式定义。不过,从商标使用的本体论来看,无论是我国台湾地区“商标法”还是我国大陆地区《商标法》规定的商标使用概念均存在缺陷,不堪使用。比如,我国台湾地区“商标法”第5条规定的商标使用行为中包括了持有侵权商标商品的行为,但如前文所述,仅仅持有商标商品并不具有本体意义上商标使用的全部要素,尤其是没有和消费者“接触”,难以构成商标使用。而我国《商标法》第48条规定的商标使用行为竟然没有包括商标商品的销售、进口、出口,但却包括了作为商标商品销售的辅助或准备行为的“将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动”。这均是不符合逻辑的。由于我国台湾地区“商标法”和我国大陆地区《商标法》的商标使用概念不仅未能从商标使用的“事物之性质”出发考虑问题,完全脱离了商标使用的商业背景和市场现实,而且无法实现商标使用的制度目的,不堪直接使用,故而需要加以改造。

本文认为,结合其“事物之性质”和制度目的,可以将我国台湾地区“商标法”和我国大陆地区《商标法》规定的商标使用概念修正为:商标的使用是指在贸易过程中,以营销为直接目的,将标志直接使用于商品或服务并使相关公众认识其为商标的行为。具体来说,商标使用必须包括如下构成条件:

第一,商标使用的主体为厂商和消费者。如前所述,商标使用并非厂商的单方行为,而是厂商和消费者“合作”的结果。因此,商标使用的主体不仅包括厂商,而且包括消费者,厂商和消费者分别是以商标为代码的通信系统的信源和信宿,是通信的起点和终点,无论是离开厂商还是离开消费者,商标使用均无法成立。当然,在商标使用的主体中,厂商是“主动的”,而消费者可以说是“被动的”。[53]因为不仅厂商在商标通信系统的形成和维持中占据主导地位,而且厂商是商标通信系统的起点和发起者。

第二,商标使用必须发生在贸易过程中,其直接目的是营销。《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称《TRIPS协定》)第16条第1款规定了“贸易过程中”的条件,“TRIPS保护仅仅适用于在贸易过程中使用该商标的情况”, “宽泛地理解,在商业或经济方面的任何使用都可以构成在贸易过程中使用商标。反之,狭义的解释则可能只把经济目的的使用看作是贸易过程中的使用。由于《TRIPS协定》第16条第1款没有详细说明‘贸易过程’一词,它的定义取决于国家立法者”。[54]美国《兰拉姆法》所用术语是“商业中使用”,并对“商业中使用”进行了详细界定。在欧盟,在贸易过程中的使用的门槛是很低的,“只要该标志是在追求经济利益的商业活动范围内使用的,而不是用于私人目的的行为或者并不直接或间接地以获得经济利益为目的的行为,这种使用就属于在贸易过程中的使用”, [55]在贸易过程中使用的条件“在商标所有者的私人独占权与普通公众在非商业环境下自由使用受保护商标的权利之间划了一条重要的界线”。[56]作为商标使用的“主动”一方的主体,厂商使用商标的直接目的就是营销,即通过创造、沟通、传播和交换产品而为顾客、客户、合作伙伴以及整个社会带来经济价值。商标使用的直接营销目的可以有效地将商标使用和非常近似的指示性正当使用等行为区分开来,因为商标使用的直接目的是营销,而指示性正当使用的直接目的是用他人商标描述自己的商品或服务。

第三,商标使用的对象为商标,即将标志直接用于商品或服务。既然名为“商标”使用,商标使用的对象就必须是商标。由于商标不是天然存在的,在刚开始选定并使用时,商标尚未形成,此时是不可能有“商标”的使用的。因此,这里强调商标使用的对象为商标的真正用意是必须和商品或服务紧密联系地使用标志。与商品或服务紧密联系地使用标志的商标使用可以有效地将商品上或服务中出现的商号、域名、装饰性标志与商标区别开来。

第四,商标使用的行为样态是多种多样的。参考相关立法,具体包括:①将商标用于商品、商品包装或者容器;②陈列、销售、提供销售、进口、出口使用商标的商品;③将商标用于服务或者与服务有关的物件上;④将商标用于商品或者服务交易文书上;⑤将商标用于商品或者服务的广告宣传、展览以及其他商业活动中;⑥将商标用于图像、影音、电子媒体或者其他媒介物;⑦将商标以其他方式使用,足以使相关公众认识其为商标的任何行为。

四、统一商标使用概念下我国商标法相关制度之完善

尽管商标法各种制度中的商标使用本质上是相同的,本文也提出了统一的商标使用概念,但由于制度目的的不同,商标权取得、商标权维持和商标侵权构成制度所规制的标志使用行为之间仍有一些差异。以我国《商标法》为例,不管是商标权取得制度的《商标法》第32条、第59条第3款,[57]还是商标权维持制度的《商标法》第49条第2款,其目的均是维护商标注册人或商标使用人自己注册或使用商标的权益,因此,这些制度更注重标志使用对商标形成的实际效果,从而这些制度规制的标志使用行为只限于商标使用行为即可。而商标侵权构成制度则不同,其制度目的是制止他人可能对注册商标产生危害的全部标志使用行为,从而不仅需要规制直接侵害注册商标的未经许可的商标使用行为,而且需要规制不构成商标使用但可能间接侵害注册商标的其他未经许可的标志使用行为。因此,商标侵权构成制度不仅需要将构成商标使用的商标侵权行为规定为商标侵权,而且还需要将那些虽不构成商标使用但危害注册商标可能性大的行为拟制为商标侵权行为,才能更好地保护商标权,促进商标法立法目的的实现。也就是说,尽管商标使用的概念是统一的,但由于商标使用在商标权取得和维持制度中的地位和目的不同于在商标侵权构成制度中的地位和目的,商标法需要在不同制度中对商标使用条件作出不同规定,从而既维持商标使用概念的统一,又能使商标使用在商标法各项制度中发挥其恰当作用,实现商标法各项制度的制度目的。

(一)统一商标使用概念下我国商标权取得制度中商标使用的定位与重新界定

我国《商标法》涉及商标使用的商标权取得的相关规定包括第15条、第32条后半段和第59条第3款。第15条规定的是被代理人、被代表人商标制度。在2013年修正之前,《商标法》第15条并不要求商标使用,2013年《商标法》增加了第15条第2款,扩大了被代理人、被代表人的范围,也在该款增加了“使用”条件。《商标法》第32条后半段和第59条第3款则均为我国普通未注册商标制度的组成部分,[58]这两个条款规定的均是在先使用的有一定影响的未注册商标的效力,第32条后半段规定的是阻止他人抢注的效力,第59条第3款规定的是他人注册之后仍然可以附条件继续使用的效力。

尽管《商标法》的这三个条款均属于商标权取得制度中的未注册商标的相关规定,也均规定了商标使用条件,但因制度目的的不同,《商标法》第15条的商标使用和《商标法》第32条后半段、第59条第3款中的商标使用具有完全不同的地位和性质。

《商标法》第15条源自《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第6条之七,该条于1925年《巴黎公约》海牙修订会议中由美国代表团首次提出,到1949年《巴黎公约》里斯本修订会议最终被纳入公约,美国代表团提出该条的“意图可能是强调当事各方(所有人和客户)之间关系的信托性质”, “在这种情况下,许多成员国长期以来一直将当事人之间的这些权利看成是地方法律根据其合同和信托义务观念自行决定的一个标准问题”。[59]因此,《商标法》第15条规定的是在存在特殊关系即信托关系的情况下仅针对代理人、代表人的对未注册商标的保护,被代理人、被代表人商标构成条件的重点是代理关系、代表关系的存在,即便《商标法》第15条第2款将特殊关系从代理关系、代表关系扩张到包括“合同、业务往来关系或者其他关系”且增加了“使用”条件,但使用是否有影响并无要求。其根本原因是,被代理人、被代表人商标制度本质上是对背信行为的制裁,而不是对已经实际形成的未注册商标的保护。因此只要当事人已经选定某个标志并准备将其用于商品或服务即可,[60]不管该标志是否已经实际用于市场,是否已经产生实际影响。

《商标法》第32条后半段和第59条第3款则不同,这两个条款均为我国普通未注册商标保护制度的组成部分,其法律性质是相同的,“《商标法》第59条第3款可以看作是对《商标法》第32条后半段的进一步深化和补充”。[61]商标法立法目的的实现和未注册商标的公平保护,决定了我国商标法应该对普通未注册商标提供保护,但注册取得商标权体制的维持,则决定了我国商标法对普通未注册商标的保护只能是有限保护。[62]因此,《商标法》第32条后半段和第59条第3款的普通未注册商标要受到保护,不仅必须已经在先使用,而且还必须产生了一定影响。

正因为商标使用在《商标法》第15条第2款与第32条后半段、第59条第3款中完全不同的地位、性质和作用,《商标法》对这些条款中的商标使用的要求是完全不同的。在《商标法》第15条中,重要的是商标所有人与代理人、代表人之间的特殊的代理、代表关系,该条保护的基础是代理人、代表人对被代理人、被代表人的忠诚信托义务,而不是未注册商标的实际价值,因此,《商标法》第15条中的所谓的“商标使用”在很大程度上是“采用”的意思,即所有人已经选定某个标志并准备将其用于商品或服务,《商标法》第15条第2款中的“使用”应该修改为“采用”。在《商标法》第32条后半段和第59条第3款中,重要的是在先使用的未注册商标已经具有了实际价值,不仅已经作为商标使用,而且使用还必须有效果,即产生了一定影响。也就是说,《商标法》第32条后半段和第59条第3款的“使用”是真正的商标使用,必须符合上文的统一商标使用概念。比如,在“无印良品案”中,由于原告提交的证据仅仅能证明其委托中国大陆境内厂家加工生产供出口,宣传、报道等均是在中国大陆境外,故不能证明商标在中国境内实际使用并为相关公众所知晓,不构成《商标法》第31条(即现行法第32条)后半段规定的“已经使用并有一定影响的商标”,不能阻止他人商标注册。[63]

(二)统一商标使用概念下我国商标权维持制度中商标使用的重新界定

《商标法》第49条第2款规定了注册商标连续三年不使用撤销制度,也即以商标使用为条件的商标权维持制度。那么,为什么需要这项制度呢?学者认为,鉴于仅凭注册就可以取得商标权,商标使用条件尤其重要,它提供了使“注册现实”与“市场现实”保持一致的机会。撤销连续不使用的商标不仅减少了注册商标的总数,而且避免了没有使用的商标可能会通过限制可被他人注册为商标的标志的范围以及剥夺竞争对手使用那个商标或者类似商标的机会而阻碍竞争。[64]我国最高人民法院认为,“撤销不使用商标的目的在于促使商标的实际使用,发挥商标的实际效用,防止浪费商标资源。”[65]立法机关编写的《中华人民共和国商标法释义》则认为,注册商标连续三年不使用,“不但无法使该注册商标产生价值,发挥注册商标应有的功能和作用,而且还会影响到他人申请注册和使用与其相同或者近似的商标,所以需要相应的法律措施予以规制”。[66]概言之,撤销连续不使用注册商标制度的立法目的可概括为两个方面:一是促进商标使用,落实商标权,使商标的“注册现实”与“市场现实”相一致;二是减少不使用的注册商标数量,防止商标资源浪费,避免不使用的注册商标妨碍竞争。

由于有这种制度目的,撤销连续三年不使用注册商标制度中的商标使用必须是真正的商标使用,不仅在“质”上这种使用必须符合上述商标使用概念,而且在“量”上这种使用必须具有商业意义,不能是仅为维持注册的象征性使用。因此,世界各国或地区商标法不仅要求撤销连续不使用注册商标制度中的商标使用是“真实使用”或者“诚实使用”,而且还通过拟制方式,将那些本不符合上述商标使用统一概念的使用行为纳入撤销连续不使用注册商标制度中的商标使用范围。以影响遍及欧盟的《2015年欧盟商标指令》为例,根据其第16条的规定,要维持商标的注册和有效,商标所有人必须进行真实的使用,否则注册商标可能受到制裁,即被撤销、不能作为在先注册商标对在后注册商标提出异议或无效宣告,或者仅仅能够在其真实使用的部分商品或服务范围内对在后注册商标提出异议或无效宣告。同时,《2015年欧盟商标指令》第16条第5款特别规定,以不改变注册商标显著特征之要素的不同形式进行的使用,无论这种形式使用的商标是否以所有者的名义注册,以及在有关成员国仅仅用于出口的商品或其包装上贴附商标,均视为真实使用。将“在有关成员国仅仅用于出口的商品或其包装上贴附商标”视为真实使用被认为“似乎是一种反常现象”。[67]因为从前述商标使用的本体论来看,仅仅在出口商品或其包装上使用商标而不在出口国销售,出口国消费者不可能“接触”商标商品,商标不可能在出口国发挥来源识别作用。因此,这种使用本质上不构成商标使用。然而,从制度目的来看,撤销连续不使用注册商标制度是为促使商标注册人利用商标从事正常的生产经营活动,仅仅在出口商品或其包装上使用商标的出口行为本质上虽不构成出口国的商标使用,但却同样是使用商标在进行真正的生产经营活动,而非为维持商标注册的象征性使用,认定这种使用行为构成真正的商标使用并不违背撤销连续不使用注册商标制度的立法目的。正因如此,在“VAN”注册商标撤销案中,北京市高级人民法院认为,2001年《商标法》第44条第4项规定的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,督促商标权人连续履行使用商标的义务。因此,商标权人只要确实存在积极使用商标的意图,就不宜因商品销售地域作为判断是否构成商标使用的要件从而撤销注册商标。在通过委托加工的方式生产标有诉争商标的商品并出口国外的情况下,虽然商品未在中国市场流通,但该生产行为系积极使用商标的行为,并未搁置和浪费商标资源。因此,本案中的涉外定牌加工构成注册商标连续三年不使用撤销制度中的商标使用。[68]

鉴于以上分析,我国《商标法》第49条第2款的注册商标连续三年不使用撤销制度中的“使用”应该修改为“真正使用”,从而不仅对商标使用提出“质”上的要求,而且也提出“量”上的要求。同时,基于《商标法》第49条第2款的注册商标连续三年不使用撤销制度的立法目的,《商标法》应该将某些本质上不属于商标使用、但符合该制度立法目的的使用行为明定为属于该款之规定的使用行为,比如“商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用”“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的”以及“仅为了出口商品的目的,把商标贴附在商品或其包装上”。

(三)统一商标使用概念下我国商标侵权构成制度中商标侵权行为的类型化

我国商标侵权构成制度中的商标侵权行为主要由《商标法》第57条规定,从该条规定来看,我国商标法规定商标侵权行为的模式类似于日本和我国台湾地区的商标法,第1项、第2项和第3项规定的是构成商标使用的商标侵权行为,相当于日本《商标法》第37条第1项规定的直接侵权行为,第4项至第7项规定的是不构成商标使用但可能损害注册商标的商标侵权行为,相当于日本《商标法》第37条第2项至第8项规定的间接侵权行为。在这些间接侵权行为中,第4项的伪造、擅自制造注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识行为,仅仅制造或者销售了注册商标标识而尚未被用于商品或服务,因此,这种行为不属于商标使用,本质上仅仅是商标侵权的预备行为,属于预备侵权行为;第5项即所谓的反向假冒行为,由于这种行为并未使用注册商标,因此,这种行为同样为不构成商标使用的商标侵权行为;第6项属于帮助侵权行为,这种行为同样没有使用注册商标,不构成商标使用;第7项是概括规定,由于第1项至第3项已经穷尽了商标使用的情形,这种概括规定必然是不构成商标使用的行为。当然,《商标法》第57条第4项至第7项规定的各种行为是危害注册商标可能性较大的行为,与第1项至第3项规定的构成商标使用的行为必定危害注册商标所不同的是,第4项至第7项并不必定危害注册商标,比如擅自制造商标标识,只要这些擅自制造的商标标识最终没有被贴附到商品上并流通到市场上去,对注册商标就不可能有什么损害,当然,擅自制造的商标标识的最终的目的一定是用在商品上、到市场上销售,其危害注册商标的盖然性是非常高的。因此,商标法把这种虽不直接损害注册商标但最终损害注册商标盖然性较高的行为也规定为商标侵权行为。正因这些行为并非构成商标使用的直接危害注册商标的行为,而是间接地危害注册商标的行为,这些行为被日本学者称为间接侵权行为,商标法需要通过拟制才能规制这些行为。

从内容上来看,我国《商标法》第57条关于商标侵权行为的规定类似于日本商标法,但该规定仍然存在着以下几点缺陷:一是使用“均属”而不是“视为”的用语界定商标侵权行为,即认为《商标法》第57条下面规定的各种行为均是商标侵权行为。但如前所述,《商标法》第57条第4项至第7项规定的各种行为并非商标使用行为,本质上并非商标侵权行为,而仅仅是危害注册商标可能性较大的行为。作为对比,日本《商标法》第37条规定的各种行为只是被“视为”商标侵权行为,本质上可能并非商标侵权行为。因为“制定法中的‘视为’,是立法者基于特定的目的,针对微观层次的社会关系,所使用的具有特定外部标志的,有意地将明知为不同者等同视之的立法技术”。[69]可见,日本《商标法》的“视为”用语比我国《商标法》的“均属”用语更为准确。二是将销售独立于使用之外。现行《商标法》将“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为规定为独立的商标侵权行为。但如前文所述,销售不仅是商标使用的具体形式,而且是商标使用的最重要的形式,因此,没有必要将销售侵权单独规定。事实上,我国《商标法》将销售侵权单独规定已经导致商标法适用的困惑。在司法实践中,当仅涉及销售侵权时,尽管大多数司法判决基于《商标法》第57条第3项的适用取决于涉案商品必须符合第57条第1项和第2项的规定,于是同时适用《商标法》第57条第1项至第3项作出判决,[70]但也有不少判决仅仅适用《商标法》第57条第3项而作出判决。[71]三是《商标法》第57条规定的视为侵权行为的行为类型仍然不够全面。比如,我国《商标法》没有明确规定我国台湾地区“商标法”规定的持有、陈列、出口、进口注册商标标识的行为,对擅自制造、销售注册商标标识的行为也仅仅限于注册商标标识本身,而没有扩大至“吊牌、包装容器或与服务有关之物品”,没有规定日本《商标法》规定的持有侵犯注册商标专用权商品的行为,等等。

鉴于我国《商标法》关于商标侵权行为规定的上述不足,在商标使用概念统一的情况下,我国《商标法》应该明确区分商标直接侵权与商标间接侵权并完善商标侵权行为的类型,具体言之,《商标法》第57条可以修改如下:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:①未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;②未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。”“有下列行为之一的,视为侵犯注册商标专用权:①明知有较大可能发生前款侵害注册商标专用权行为,而制造、持有、陈列、销售、出口、进口尚未与商品或服务结合的标识、吊牌、包装容器或与服务有关的物品;②持有、运输前款侵害注册商标专用权商品的;③未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;④故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;⑤给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”在上述规定中,第1款为商标直接侵权行为,第2款为商标间接侵权行为。

五、结论

商标使用的确为商标法上最重要的概念,它不仅影响着商标法的整体构造,也是商标法许多具体制度的构成条件。因此,商标使用概念的界定攸关商标法的体系化和制度完善。尽管表面上商标使用在世界各国或地区商标法的商标侵权判断中的地位迥然有异,但它们事实上却采用了大致相同的统一的商标使用概念,只不过商标侵权行为的立法技术不同而已。我国《商标法》虽然明确规定了“商标的使用”,但“商标的使用”条款的位置安排却导致商标实践中对商标使用认识的诸多分歧,尤以涉外定牌加工的法律定性为甚,同样的涉外定牌加工行为,在商标权维持制度中被认为构成商标使用,而在商标权取得和商标侵权构成制度中却被认为不构成商标使用,同样的行为法律性质却迥然有异,其根本原因不仅在于我国《商标法》的商标使用条款本身的不完善,也在于涉及商标使用的相关制度的构造不合理。法律的形式理性要求采用统一的商标使用概念,我国在再次修改《商标法》时应该将商标使用条款置于总则,明确采用统一的商标使用概念,并重新设计涉及商标使用的相关制度。

(责任编辑:杨明)

【注释】

       *广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院教授。本文系国家社科基金项目“商标符号利益分配视角下的商标法构造研究”(项目编号:18BFX172)的研究成果。

  [1]Uli Widmaier, “Use, Liability, and the Structure of Trademark Law”, Hofstra Law Review , Vol.33, No.2, 2004, p.606.

  [2]蒋万来:“商标使用的恰当定位与概念厘清”, 《政法论坛》2016年第3期,第176-184页。

  [3]在“Hein Online”的“Law Journal Library”中以“Trademark Use”进行标题检索可以得到45篇文章,其中26篇分布在2005—2010年之间,2010年之后商标使用研究渐渐趋冷,但仍多于2005年之前,其中2010-2015年间有9篇论文,2016年至今有6篇论文,均多于2005年之前的每五年3篇、2篇或1篇。我国商标使用研究大概始于2005年前后,至今热度不减。在“中国知网”的“民商法”和“经济法”专辑的“北大核心”和“CSSCI”中,以“商标使用”“商标性使用”或“商标的使用”为检索词检索能得到45篇文章,2005年之前总共只有4篇,2005-2010年间有4篇,2011-2015年间有18篇,2016-2020年间有19篇,甚至许多学者就该主题发表过不止一篇论文,如王莲峰、刘铁光、张德芬、姚鹤徽、刘维等。

  [4]See Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on the Inter- net”, Houston Law Review , Vol.41, No.3, 2004, pp.777-838; Margreth Barrett, “Internet Trademark Suits and the Demiseof‘Trademark Use’”, UC Davis Law Review , Vol.39, No.2, 2006, pp.371-457.

  [5]See Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, “Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law”, Iowa Law Review , Vol.92, No.5, 2007, pp.1597-1667; Mark P. Mc Kenna, “Trademark Use and the Problem of Source”, University of Illinois Law Review , Vol.2009, No.3, 2009, pp.773-828.

  [6]参见刘铁光:“《商标法》中‘商标使用’制度体系的解释、检讨与改造”, 《法学》2017年第5期,第76-87页;祝建军:“判定商标侵权应以成立‘商标性使用’为前提——苹果公司商标案引发的思考”, 《知识产权》2014年第1期,第22-28页。

  [7]参见孔祥俊:“商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开”, 《中外法学》2020年第5期,第1285页;姚鹤徽:“商标侵权构成中‘商标使用’地位之反思与重构”, 《华东政法大学学报》2019年第5期,第157页。

  [8]参见王太平:“论商标使用在商标侵权构成中的地位”, 《法学》2017年第8期,第112-122页。

  [9]参见何怀文:“‘商标性使用’的法律效力”, 《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第2期,第165-176页。

  [10]参见马丽萍:“商标使用的学理界定与本质解析”, 《河南财经政法大学学报》2020年第4期,第156页;蒋万来,见前注[2],第181-183页。

  [11]参见刘铁光,见前注[6],第77-78页;张德芬:“商标使用界定标准的重构”, 《知识产权》2012年第3期,第20页。

  [12]参见浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案,最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书;株式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案,最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。值得注意的是,最高人民法院在2019年9月的“本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司等侵害商标权纠纷再审案”中似乎转变了态度,参见最高人民法院(2019)最高法民再138号民事判决书。

  [13]参见肯特日本株式会社、鑫海贸易顾问有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷案,北京市高级人民法院(2017)京行终5390号行政判决书。

  [14]参见艺术家组合公司、索娜缇国际有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案,北京市高级人民法院(2016)京行终5003号行政判决书。

  [15]See Widmaier, supra note [1], p.606.

  [16]See Dinwoodie et al., supra note [5], pp.1609-1615.

  [17]将《商标法》第48条中的“用于识别商品来源”适用于第57条受到学者批评。参见张伟君:“《商标法》关于‘商标的使用’定义条款由来、含义及其评价”, 《中国知识产权》2016年第4期,第56页。

  [18]参见王利明:《法学方法论》,中国人民大学出版社2011年版,第381-382页。

  [19]参见艺术家组合公司、索娜缇国际有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案,见前注[14]。

  [20]黄茂荣:《法学方法与现代民法》,中国政法大学出版社2001年版,第39页。

  [21](美)E·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社1998年版,第454页。

  [22]See Steven Wilf, “Who Authors Trademarks?”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol.17, No.1, 1999, p.33.

  [23](日)池上嘉彦:《符号学入门》,张晓云译,国际文化出版公司1985年版,第27页。

  [24]参见金毅强:《重思符号理论:符号过程的内在和外在机制研究》,浙江大学出版社2015年版,第103-111页。

  [25](法)罗兰·巴尔特:《符号学原理》,王东亮等译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第21页。

  [26]Wilf, supra note [22], p.45.

  [27]Wilf, supra note [22], p.33.

  [28]参见刘梅:“可口可乐:失败的新配方”, 《商业价值》2012年第1期,第117页。

  [29]Martin Senftleben, “Public Domain Preservation in EU Trademark Law-A Model for Other Regions?”, The Trademark Reporter, Vol.103, No.4, 2013, p.778.

  [30]Wilf, supra note [22], p.45.

  [31](日)稻盛和夫:《活法2:超级“企业人”的活法》,廖月娟译,东方出版社2012年版,第62页。

  [32]戚海峰:《符号营销》,上海财经大学出版社2006年版,第24-25页。

  [33]郭景萍:“消费文化视野下的社会分层”, 《学术论坛》2004年第1期,第60页。

  [34](美)菲利普·科特勒、凯文·莱恩·凯勒:《营销管理》,王永贵等译,中国人民大学出版社2012年版,第6页。

  [35]Wilf, supra note [22], p.45.

  [36]Michael Grynberg, “AI and the‘Death of Trademark’”, Kentucky Law Journal, Vol.108, No.2, 2019, p.215.

  [37]Mark P. Mc Kenna, “The Normative Foundations of Trademark Law”, Notre Dame Law Review , Vol.82, No.5, 2007, p.1844.

  [38]参见王太平:“狭义信息论与商标保护理论”, 《电子知识产权》2005年第1期,第14页。

  [39]See Rochelle Cooper Dreyfuss, “Expressive Genericity: Trade marks as Language in the Pepsi Generation”, Notre Dame Law Review , Vol.65, No.3, 1990, p.397.

  [40]See Word Spy, “Google”, http://www.wordspy.com/words/google.asp, lastvisitedon7June 2021.

  [41]See Siegrun D. Kane, Kane on Trademark Law : A Practitioner’s Guide, New York: Practising Law Institute, 2014, §5:1.10.

  [42]Rescuecom Corp.v. Google Inc., 562F.3d123, 139, 90 U. S. P. Q.2d1287(2d Cir.2009).

  [43]See European Union Intellectual Property Office, “Guidelines for Examination of European Union Trade Marks”, Part C: Opposition, Section6: Proofofuse, https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000000000, lastvisitedon14June2021.

  [44]Tobias Cohen Jehoram, Constantvan Nispen and Tony Huydecoper, European Trademark Law : Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law , the Netherlands: Kluwer Law In- ternational, 2010, §8.4.1.

  [45]参见我国台湾地区经济部智慧财产局编印:《商标法逐条释义》, 2013年版,第10页。

  [46]参见(日)田村善之:《日本知识产权法》,周超、李雨峰、李希同译,知识产权出版社2011年版,第159-164、134-140页。

  [47]当然,由于商标权取得体制不同,注册取得商标权体制下商标使用在商标权取得制度中的地位和作用和使用取得商标权体制下有所不同。

  [48]参见(日)森智香子、广濑文彦、森康晃:《日本商标法实务》,北京林达刘知识产权代理事务所译,知识产权出版社2012年版,第106页;Shoen Ono, Overview of Japanese Trademark Law (2nd Edition), To- kyo: Foundation for Intellectual Property Institute of Intellectual Property, 1999, Chapter7, p.6, https://wwwi.ip.orj.p/e/translation/syouhyou.html, lastvisitedon7June2021.

  [49]日本《商标法》和我国台湾地区“商标法”所规定的商标使用概念有所不同,拟制性商标侵权行为范围也有所不同。

  [50]J. Thomas Mc Carthy, Mc Carthyon Trademarks and Unfair Competition (Fifth Edition), 2018, §23:11.50.

  [51]See Dinwoodie et al., supra note [5], p.1636.

  [52]Mc Kenna, supra note [5], p.800.

  [53]参见邓宏光:“为商标被动使用行为正名”, 《知识产权》2011年第7期,第11页。

  [54]Peter-Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend (eds.), WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Leiden·Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p.318.

  [55]Jehoram et al., supra note [44], §8.6.

  [56]Annette Kur and Martin Senftleben, European Trade Mark Law: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2017, §5.1.2.2, para.5.25.

  [57]尽管《商标法》第59条第3款规定于商标权的保护部分,但该款的目的是保护在先商标使用人,本质上属于在先商标使用人取得未注册商标权益的规定。

  [58]这里“普通未注册商标”是相对于“驰名的未注册商标”而言的。

  [59]Sam Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2015, para.12.68, 12.63.

  [60]参见王太平:“我国未注册商标保护制度的体系化解释”, 《法学》2018年第8期,第149页。

  [61]同上注,第143页。

  [62]参见王太平,见前注[60],第143-145页。

  [63]参见株式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案,见前注[12]。

  [64]See Kur et al., supra note [56], §6.3.1, para.6.138-6.139.

  [65]成超与通用磨坊食品亚洲有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案,最高人民法院(2015)知行字第181号行政裁定书。

  [66]“中华人民共和国商标法释义(2013年修改)”,载中国人大网,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_1819923.htm,最后访问日期:2021年6月14日。

  [67]Kur et al., supra note [56], §6.3.3, para.6.168.

  [68]参见肯特日本株式会社、鑫海贸易顾问有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权撤销复审行政纠纷案,见前注[13]。

  [69]刘风景:“‘视为’的法理与创制”, 《中外法学》2010年第2期,第202页。

  [70]参见埃克森美孚公司与北京北农国信科技发展有限公司、潍坊中科农业技术开发有限公司、张智敏、张丹丹侵犯注册商标专用权纠纷案,北京知识产权法院(2014)京知民初字143号民事判决书。

  [71]参见合肥市好彩文体用品商店、北京一得阁墨业有限责任公司侵害商标权纠纷案,安徽省合肥市中级人民法院(2018)皖01民终2205号民事判决书;奥飞娱乐股份有限公司与吴江市同里镇好又多超市同兴加盟店侵害商标权纠纷案,苏州市吴江区人民法院(2018)苏0509民初3076号民事判决书;等等。